Есть ли риск, что ваш товарный знак будет аннулирован?
После регистрации своего товарного знака, предприниматель получает право на его использование в течение 10 лет. Однако он может лишиться этого права раньше установленного срока.
Статья 1514 Гражданского кодекса определяет три случая аннулирования товарного знака:
истечение его срока действия;
отказ правообладателя от него;
досрочное прекращение.
В первых двух случаях прекращение исключительного права на товарный знак находится под контролем правообладателя. Если он заинтересован в предоставлении охраны своему обозначению более, чем на 10-летний срок, то он может заблаговременно подать соответствующее заявление на осуществление такой процедуры. Наибольший же интерес представляет оценка рисков досрочного аннулирования товарного знака. На каких основаниях это можно сделать?
Основание № 1. Неиспользование товарного знака
Важно понимать, что после государственной регистрации товарного знака у его правообладателя есть три года для того, чтобы начать его использовать. В противном случае, а также в случае неиспользования обозначения в течение любых трех лет, его правовая охрана может быть прекращена досрочно. Такой порядок зафиксирован в ст. 1486 ГК РФ. Кроме того, помимо соблюдения трехлетнего периода обязательным условием является и заинтересованность заявителя. Вопрос о том, является ли лицо заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого дела. Между тем, Роспатент в Информационном письме от 20 мая 2009 г. № 3 определил, что к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести производителей, которые имеют намерение реального использования этого знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в гражданском обороте и в отношении однородных товаров (работ, услуг).
Так, в августе 2018 года компании Media-Saturn-HoldingGmbH удалось досрочно прекратить предоставление правовой охраны товарному знаку "Медиамаркт", который был зарегистрирован на имя известного российского предпринимателя в отношении услуг по продвижению товаров для третьих лиц (решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу № СИП-348/2018). В суде истец пояснил, что он развивает такой бренд как "MediaMarkt" и наличие аналогичного и уже зарегистрированного товарного знака не позволило ему получить охрану для собственных обозначений, включающих словесные элементы "Медиа Маркт".
При этом Ответчик использовал свой товарный знак только при администрировании доменного имени. В результате суд пришел к выводу, что представленных им доказательств использования обозначения недостаточно и принял решение о досрочном аннулировании знака.
Напомню, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака может быть произведено только по некоторым классам МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован. При регистрации товарного знака, заявитель определяет перечень товаров и услуг, для индивидуализации которых он планирует использовать свое обозначение, и соотносит его с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). Таким образом, если производство определенных товаров или услуг правообладателем товарного знака не осуществляется, то есть риск, что именно в отношении их действие товарного знака будет аннулировано.
Основание № 2. Обозначение утратило различительную способность
Согласно ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков нельзя зарегистрировать обозначения, которые вошли во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Такое основание указывает на отсутствие различительной способности: одинаковые обозначения используются для определения одинаковых товаров различными производителями. Однако если регистрация была успешно произведена, это еще не гарантирует, что впоследствии товарный знак не может быть прекращен досрочно в связи с отсутствием различительной способности.
На практике есть много показательных кейсов. Например, обозначение "Thermos", принадлежавшее компании King-SeeleyThermosCo., изначально было зарегистрировано как серия товарных знаков. Впоследствии оно стало использоваться для обозначения теплоизоляционной посуды и, соответственно, утратило различительную способность, почему и было аннулировано в рамках судебного спора.
Любопытно, что по причине утраты различительной способности прекратить правовую охрану товарного знака можно только в отношении всех его элементов. В 2015 году суд рассматривал дело по заявлению общества "Кубанская коровка", по мнению которого, изображение головы коровы в товарном знаке "Коровка из Кореновки" утратило свою различительную способность для потребителей и производителей молочных продуктов, а товарный знак приобрел неконтролируемый и всеобщий характер (решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2015 г. по делу № СИП-139/2015). Тем не менее общество не смогло предоставить доказательства, подтверждавшие факт вхождения обозначения во всеобщее употребление, и в результате суд сделал вывод о том, что невозможно прекратить правовую охрану только в отношении изображения, оставив при этом словесную часть.
Основание № 3. Введение потребителей в заблуждение
Право на товарный знак может быть передано другому лицу без заключения договора. Например, при наследовании или реорганизации. При этом возможно, что после перехода прав использование обозначения новым правообладателем будет вводить потребителей в заблуждение относительно самого товара или же его изготовителя. Это, в свою очередь, также является основанием для досрочного прекращения охраны товарного знака. При этом, в соответствии с позицией, выраженной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 г. № С01-996/2014, аннулирование возможно только в судебном порядке. На сегодняшний день практики по данному основанию пока не сформировано.
Основание № 4. Неправомерное использование коллективного товарного знака
Для объединения предпринимателей, которые совместно производят или реализуют товар, закон предусматривает возможность зарегистрировать коллективный товарный знак. Товары, маркируемые коллективным знаком, должны обладать едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками. В противном случае суд может вынести решение о досрочном прекращении правовой охраны обозначения, которое, по общему правилу, имеет место с момента вступления в силу решения суда. На сегодняшний день практики по данному основанию пока не сформировано.
Основание № 5. Прекращение деятельности правообладателя
В силу закона любое лицо может обратиться в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении товарного знака в связи с прекращением деятельности его правообладателя.
Интересным представляется то, что ведомство не аннулирует обозначение автоматически после прекращения деятельности правообладателя. Таким образом, при регистрации нового товарного знака, заявителю может быть противопоставлен товарный знак, правообладатель которого уже не ведет предпринимательскую деятельность. В этом случае заявитель может воспользоваться названным основанием и подать соответствующее заявление.